박장원특허법률사무소

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해외출원

해외에서 특허를 받는 방법에는 크게 두 가지가 있습니다. 그 하나는 특허를 받고자 하는 각 국가에 직접 출원하는 방법이고, 다른 하나는 PCT 국제출원제도를 이용하는 방법입니다. 해외 출원은 주로 우리나라에 먼저 출원을 하고, 이를 기초로 우선권 주장을 하여 대한민국에서의 출원일(우선일)부터 1년 이내에 하는 것이 통상적입니다.
주의하여야 할 점은 국내 출원에서 신규성 상실의 예외를 적용 받은 경우, 즉, 우선일 이전에 공개된 발명에 대하여 출원한 경우에는 미국에서는 그 공개일부터 1년 이내에, 일본에서는 공개일부터 6월 이내에 출원이 완료되어야 한다는 점입니다. 유럽의 경우에는 공개된 발명에 대하여 신규성을 인정하지 않으므로 공개전에 출원하여야 합니다.

미국

출원

영어로 작성된 출원 서류 (명세서와 청구범위, 필요한 도면)를 미국 특허청에 제출한 날이 출원일이 됩니다.
미국 출원 시에 우리나라 출원을 기초로 우선권 주장을 하는 경우, 출원서에 우선권 주장의 기초가 되는 특허출원번호를 기재하면 충분하고, 우선권 증명서류 및 우선권 서류의 번역문 제출은 필요하지 않지만, 우선일과 실제 출원일 사이에 타인의 출원이 개입되어 출원 발명의 특허성이 문제가 될 경우에는 거절이유를 극복하기 위하여 번역문을 제출하여야 합니다.
출원인이 소기업에 해당하는 경우, 출원시에 이를 표시함으로써 미국 특허청에 납부하는 관납료를 50% 감면 받을 수 있습니다.

개시의무

발명자는 자신의 발명과 관련하여 알고 있는 선행 기술 문헌 또는 대응 외국 출원에 대하여 인용된 문헌을 미국 특허청에 고지하여야 할 의무, 즉, 개시의무(Duty of Disclosure)를 지며, 이를 선행기술서(Information Disclosure Statement, IDS)의 형태로 제출하여야 합니다. IDS를 출원과 동시, 출원일부터 3월 이내 또는 최초 거절이유통지서 발송일 이전에 제출하는 경우에는 추가 비용을 납부하지 않아도 되지만, 그 이후에 제출하는 경우에는 추가 비용을 납부하여야 합니다.

선서서/위임장 및 양도증의 제출

해외 현지대리인이 출원 절차를 밟도록 하기 위하여 선서서와 위임장(Declaration and Power of Attorney)을 제출하여야 합니다. 또한 미국에서는 원칙적으로 발명자가 출원인이 되어야 하므로, 법인, 기관, 지방자치단체 또는 국가 등의 명의로 출원하기 위해서는 발명자가 자신의 발명을 양도하였음을 증명하는 서류, 즉, 양도증을 제출하여야 합니다.

심사

심사관은 청구된 발명을 심사하여 거절이유가 발견되는 경우에는 거절이유통지서 (non-final office action)를 발송하고, 출원인은 이에 대응하여 거절이유통지서 발송일부터 3월이 되는 날까지 보정서 및/또는 의견서를 제출할 수 있는데, 이 기간은 1개월씩 3회에 한하여 연장할 수 있습니다.
거절이유가 출원인이 제출한 보정서 및 또는 의견서에 의하여 극복되면 출원은 등록이 되지만, 거절이유가 극복되지 못한 경우에는 최종 거절이유통지서(final office action)가 발송되고, 이에 대응하여 출원인은 역시 거절이유통지서 발송일부터 3월 이내에 보정서 및/또는 의견서를 제출할 수 있습니다. 그러나, 이때 제출되는 보정서는 통상 그 보정에 의하여 출원 발명이 특허 받을 수 있는 경우에만 수리되며, 보정 범위 또한 기존의 특허청구범위에 기재된 사항의 범위 내에서만 가능합니다. 최종 거절이유통지에 대한 대응에 의하여 거절이유가 해소되면 출원 발명은 특허결정이 됩니다.

계속심사 청구

최종 거절이유통지에 대한 대응에 의하여 거절이유가 해소되지 못한 경우에, 심사관은 Advisory Action을 통지합니다. Advisory Action을 받은 출원인은 계속심사청구(Request for Continued Examination, RCE)를 하거나 또는 심판을 청구할 수 있습니다. 계속심사청구를 하는 경우에 출원인은, 명세서에 의하여 뒷받침되는 범위 내에서 특허청구범위에 대한 보정서를 제출할 수 있고, 심사관은 보정서에 기초하여 출원을 다시 심사하게 됩니다

일본

일본에서의 특허출원 및 등록 절차는 우리나라의 출원 및 등록 절차와 그 흐름은 거의 동일하나, 세부적으로는 기간 및 내용 등에 있어서 상이한 부분들이 있어, 그에 대한 세심한 주의를 요합니다. 출원과 관련하여서는 우리나라와 마찬가지로 선출원주의를 취하고 있으며, 출원서, 명세서, 도면, 요약서 및 기타 필요한 서류를 제출한 날이 출원일이 되고, 우선권 주장이 있는 경우에는 최선일을 기준으로 출원 발명의 특허성을 판단합니다.

대한민국 특허청에 출원한 출원에 기초하여 파리조약에 의한 우선권 주장을 수반하여 일본국 특허청에 출원을 하는 경우에는, 출원서의 [파리조약에 의한 우선권 등의 주장] 란에 대한민국 특허출원 번호를 기재하는 것으로 충분하고, 우선권 증명서류의 제출은 면제됩니다(일본 특허법 제43조의 제5항).

제3국 출원에 기초하여 우선권 주장을 하는 경우에는 우선권 서류를 제출하여야 합니다.
우선권 주장을 수반한 출원의 경우 또 한가지 기억해두어야 할 사항은 우선권의 기초가 되는 국내 출원에서 신규성 상실의 예외를 주장한 경우, 우선일로부터 1년 이내가 아니라, 신규성이 상실된 날부터 6월 이내에 일본 출원이 완료되어야 한다는 것입니다.
심사청구기간은 출원일로 부터 3년의 기간이 적용됩니다.(분할 또는 변경 특허출원에 대하여는 원출원일로 부터 3년, 이 기간이 경과한 경우에는 분할 또는 변경 출원일로 부터 30일의 기간이 적용됩니다.)

유럽(EPO)

권리 취득을 위한 경로

유럽 각국에서 특허권을 취득하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
하나는 국가마다 개별적으로 출원하는 방법이고, 다른 하나는 유럽특허조약(EPC)에 의하여 설립된 유럽특허청(EPO)에 출원하는 방법입니다.

EPO를 이용한 출원

EPO를 통하여 출원하는 경우에는 최소 1개국 이상의 지정국이 표시된 유럽특허출원서, 명세서, 특허청구범위, 도면(필요한 경우), 요약서 및 위임장을 EPO 공용어 (영어, 불어 및 독어)중 하나로 작성하여, 독일 뮌헨 EPO본부 또는 헤이그 EPO 지부 또는 각 가맹국 특허청에 제출하여야 합니다.
대한민국 특허청에 출원한 출원에 기초한 우선권주장 출원의 경우에는 출원서에 우선권 주장의 기초가되는 특허출원 번호를 기재하여야 합니다.
유럽특허청은 특허청구범위 및 명세서에 기초하여 선행기술 문헌을 검색하여 조사보고서(Search report)를 작성합니다. 선행기술 조사보고서는 인용된 문헌과 함께 출원인에게 송부되고, 출원인은 이에 대응하여 특허청구범위를 보정할 수 있습니다.
유럽특허출원은 출원일부터 또는 우선권 주장이 있는 경우에는 우선일부터 1년 6월이 경과되었을 때에 유럽특허공개공보로서 공개됩니다. 특허청구범위가 보정된 경우에는 보정된 청구범위도 함께 공개되며, 출원인이 신청하는 경우 조기공개될 수도 있습니다.
출원인은 출원공개가 있는 날부터 6월 이내에 심사청구를 하여야 하고, 심사청구 되지 않은 특허출원은 취하 간주됩니다. 3인의 합의체로 구성된 심사부는 심사부의 의견을 출원인에게 송부합니다. 이에 따라 출원인은 의견서 및/ 또는 보정서를 제출할 수 있고, 심사부는 제출된 의견서 및/또는 보정서에 기초하여 출원을 재심사하여 등록공고결정을 하거나 거절결정을 합니다.
등록공고결정된 경우, 출원인은 그 특허청구범위를 영어, 불어, 독일어로 번역하여 제출하여야 하며, 이 경우 유럽특허공보에 공고됩니다. 등록공고된 특허에 대해서는 등록공보 발행일부터 9월 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.
유럽특허공보 발행일부터 3월 이내에 각 지정국에서 인정하는 언어로 작성된 명세서와 특허청구범위에 대한 번역문을 각 지정국 특허청에 제출하고 등록료를 납부하여 등록을 하는 경우 그 특허권의 효력은 해당 지정국에 미치게 됩니다. 그러나, 번역문의 제출이 없는 경우에는 그 특허권은 그 지정국에서 포기된 것으로 간주됩니다.

국제출원의 의의

국제출원이란 특허협력조약(PCT)에서 정하는 절차에 따른 출원을 말하는 것입니다. 국제출원을 하면 특허협력조약에 가입되어 있는 모든 국가에 대하여 국제출원을 한 날에 출원한 것으로 인정 받을 수 있으므로, 언어와 제도가 상이한 여러 나라에 개별적으로 출원하는 경우에 비하여 시간 및 절차 상의 번거로움을 피할 수 있다는 점에서 유리합니다.

국제출원서의 제출

우리나라의 경우, 출원서 이외의 출원서류, 즉 명세서, 청구범위 및 도면(필요한 경우)을 국어, 일어 또는 영어로 작성하여 제출할 수 있으나, 국어로 작성된 서류를 제출한 경우에는 우선일부터 14개월 이내에 영어로 된 국제 공개용 번역문을 제출하여야 합니다.

우선권 주장

국제출원 시에 파리협약이나 WTO 당사국에서 행하여진 출원 또는 자국 내에서의 정규 출원(즉, 출원번호와 출원일이 통지된 출원, 국제출원 포함)을 기초로 하여, 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일(즉, 우선일, 우선권 주장이 여러 개인 경우에는 그 중 최선일)로부터 1년 이내에 우선권 주장을 할 수 있습니다. 이 때 우리 특허법에 의하면 우선권의 기초가 되는 선출원이 그 출원일부터 1년 3월이 경과된 때에 취하된 것으로 간주되므로, 우리나라에 대해서도 국제출원의 효과를 미치게 할 것인지 여부를 국제출원의 출원서에 표시하여야 한다는 점에 유의하여야 합니다.

국제단계에서의 절차

국제출원 서류가 제출되면 필수적으로 수리관청의 방식심사, 국제조사기관의 국제조사보고서와 견해서의 작성 및 국제사무국에 의한 국제공개가 이루어지고, 출원인이 국제예비심사를 청구한 경우에는 국제예비심사기관에 의한 국제예비심사보고서가 작성되는데, 이러한 일련의 절차가 진행되는 단계를 ‘국제단계’라고 합니다.

국제조사

국제조사란 모든 국제출원에 대하여 그 발명과 관련된 선행기술에 대하여 조사하는 것으로서, 그 결과는 국제조사보고서로 작성되어 출원인 및 국제사무국에 송부됩니다. 또한, 국제조사기관은 선행기술 조사 이외에, 출원 발명의 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성에 대한 판단을 하여 ‘국제조사기관의 견해서’로 작성하여, 출원인 및 국제사무국에 송부하게 됩니다.
출원인은 국제조사보고서 송부일로부터 2월 이내 또는 우선일부터 16개월 이내에 1회에 한하여 국제사무국에 청구의 범위에 대한 보정을 신청할 수 있습니다. 또한, 국제예비심사를 청구하고 그 청구기한과 동일한 기간 내에 국제조사기관의 견해서에 기초하여 출원의 명세서, 청구 범위 및 도면에 대하여 보정서와 의견서를 국제예비심사기관에 제출할 수도 있습니다.

국제공개

모든 국제출원은 원칙적으로 우선일부터 18개월이 경과한 후에 국제사무국에 의하여 공개(국제공개)되지만, 출원인이 조기공개신청을 하는 경우에는 우선일부터 18개월이 경과하기 전이라도 즉시 공개됩니다.

국제예비심사

국제예비심사는 국제예비심사청구를 하는 경우에만 이루어집니다. 국제예비심사청구기한은 국제조사보고서 또는 견해서 또는 조약 17조 2(a)의선언서 송부일부터 3개월 또는 2) 우선일로부터 22개월 중 늦게 만료되는 날까지 청구하여야 합니다. (PCT 개정규칙 54bis.1(a)) 국제예비심사가 청구되면, 국제예비심사기관은 국제출원의 청구범위에 기재된 발명의 단일성, 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 관하여 심사하여, 그에 대한 예비적이고 비구속적인 판단을 하고, 이를 국제예비심사보고서로 작성하여 출원인과 국제사무국에 송부합니다.국제예비심사기관은 국제예비심사보고서가 출원인에게 불리하게 작성되어야 할 사유가 있는 경우에는 견해서를 작성하여 출원인에게 송부하고, 기간을 정하여 의견서 및/또는 보정서를 제출할 수 있는 기회를 부여합니다. 출원인은 국제예비심사보고서의 작성 전까지는 횟수에 대한 제한없이 명세서, 청구범위, 도면 등에 대한 보정서를 국제예비심사기관에 제출할 수 있고, 국제예비심사기관은 이를 참조하여 다시 심사하고, 그 결과를 보고서에 표시합니다.

국제조사 보고서와 국제예비심사 보고서의 활용

국제조사보고서와 국제예비심사보고서는 출원인에게는 각 지정국 또는 선택국에서 국내단계를 개시할 것인지의 여부를 결정하기 위한 참고자료가 되고, 각 지정국 또는 선택국의 특허청에게는 심사를 위한 참고자료가 될 수 있다는 데에 그 의의가 있는 것이고, 출원인 또는 지정국의 특허청이 그 결과에 구속되는 것은 아닙니다.

국내단계의 진입

출원인은 국제예비심사청구 여부에 무관하게 우선일부터 30개월 또는 31개월(이 규정을 유보하고 있어서 국제예비심사를 청구하지 않는 경우, 우선일로부터 20개월인 국가도있음) 이내에 각 지정국 또는 선택국의 국내법에서 정하는 절차에 따라 국내출원절차를 밟아 '국내단계'에 진입하여야 하며, 각 지정국 또는 선택국의 국내단계에 진입하면 그 나라에 개별적으로 출원한 것과 동일하게 그 나라의 국내법에 따른 절차를 거치게 됩니다.

개요 및 필요성

특허법과 같이 상표법은 해당국가 내에서만 유효한 국내법입니다. 따라서 어느 나라에서 자신의 권리를 주장하기 위하여는 그 국가마다 각각 출원하여 등록을 받아야 하는 것이 원칙입니다. 그러나 각국마다 언어가 다를 뿐만 아니라 산업재산권에 관한 제도 또한 서로 다르므로, 출원인이 이를 모두 준비하기에는 시간과 비용 등의 면에서 어려움이 있습니다. 이와 같은 해외출원의 어려움을 해결하기 위한 여러 가지 제도들을 소개합니다.

통상의 해외 상표등록 출원

앞서 설명 드린 바와 같이 상표법 역시 다른 지적 재산권법과 같이 속지법(屬地法)적인 성격을 띠고 있으므로, 종전에는 외국에 상표등록 출원을 하기 위해서는 출원인이 출원하고자 하는 나라에 각각 출원하거나, 파리조약에 의한 우선권 제도를 이용하여 선출원일부터 6월 이내에 출원하여야 하였습니다.
파리조약에 의한 우선권 주장 출원이란 출원인이 우리나라 등 제1국에 상표등록출원을 한 날부터 6월 이내에 상기 제1국 출원을 기초로 하여 우선권을 주장하면서 외국에 출원하는 것으로서, 이 경우 제2국에서의 출원일의 선후원 판단과 관련하여 6개월 이내의 기간이 소급되는 이익을 향유할 수 있습니다. 제1국에 상표등록출원 후 6개월이 지난 다음에도 외국에 상표등록출원을 할 수는 있으나, 이 경우에는 우선권의 이익 없이 각국에 개별적으로 출원을 하여야 합니다.
이러한 통상의 국제출원은 출원인이 출원하고자 하는 각국에 그 나라의 언어로 출원서를 작성하여 제출하여야 하며, 각국의 대리인이 각국 화폐로 수수료를 납부하여야 하고, 각 국가별로 절차가 진행(1국가1출원 시스템)되어 비용과 시간이 많이 소요되는 단점이 있습니다.
국제상표출원 제도의 필요성이 증대됨에 따라 위와 같은 통상의 해외 상표등록출원 제도의 단점을 보완하고 출원인의 편의를 도모하기 위하여 여러 나라에서의 상표등록 출원 절차를 하나의 절차로서 진행할 수 있는 시스템의 마련에 대한 논의가 국제적으로 전개되었습니다. 유럽지역의 유럽공동체 상표제도와 국제적으로 통용되는 마드리드 체제(마드리드 협정과 마드리드 의정서)가 바로 그 논의의 결과로 탄생한 다국가 1출원제도입니다.

유럽공동체 상표제도를 이용한 상표등록 출원

유럽 각국은 유럽공동체(EU)를 형성하여 하나의 상표등록절차로 27개 회원국가에서 상표권의 효력을 발휘할 수 있는 유럽공동체 상표제도를 운영하고 있으므로 이 제도를 활용하면 유럽 27개국에 상표등록을 하는 절차를 하나의 절차를 통하여 할 수 있습니다.
유럽공동체 국가는 유럽공동체 상표제도와 각국의 상표제도를 중첩적으로 운영하고 있기 때문에 유럽공동체 각국에서의 통상의 상표등록절차를 밟을 수도 있습니다.

마드리드 의정서에 따른 상표의 국제출원

마드리드 협정 의정서에 따른 국제 등록

각국에서의 상표등록 또는 상표등록 출원을 기초로 하여 그 상표를 보호받고자 하는 국가를 지정한 국제 출원서를 각국 담당관청(대개, 특허청)을 경유하여 세계지적재산권기구(WIPO)의 국제사무국에 제출하면, 동 사무국이 국제출원을 국제등록부에 등록하고 각 지정국 관청에 통지한 경우에, 지정국의 관청이 일정기간 내에 국제사무국에 거절을 통보하지 아니하는 한 그 지정국에 출원하여 등록된 것과 같은 효력을 인정하는 '국제등록시스템'을 말합니다.
즉, 마드리드 의정서 가입국에 대해서는 국내 특허청을 통하여 하나의 국제 출원서를 영어로 작성하여 출원하면 출원인이 국제 출원서에 기재한 지정 국가에 동일한 날짜에 출원한 것으로 간주하는 제도입니다.
2010년 5월 현재 마드리드 의정서에는 우리나라를 비롯하여 미국, 중국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 러시아, 호주, 이탈리아, 스위스, 노르웨이, 스웨덴, 룩셈부르크, 오스트리아, 스위스, 네델란드 등 모두 81개국이 가입하였습니다.

마드리드 의정서에 따른 국제출원의 장점

모든 국제출원은 원칙적으로 우선일부터 18개월이 경과한 후에 국제사무국에 의하여 공개(국제공개)되지만, 출원인이 조기공개신청을 하는 경우에는 우선일부터 18개월이 경과하기 전이라도 즉시 공개됩니다.

국제예비심사

- 단일 언어, 단일 출원, 단일 수수료 납부에 의하여 복수의 국가에 상표등록출원을 한 것과 동일한 효과를 얻을 수 있습니다.
- 등록 후에도 단일 국제등록부에 의하여 각 지정국에서 발생한 권리의 이전, 소멸 및 존속 기간의 갱신 등을 일원적으로 관리할 수 있습니다.
- 일정기간 이내에 거절통보를 하지 아니하는 한 해당 지정국에서 상표등록된 것과 마찬가지의 효과가 발생하므로 권리의 조기 확보에 유리합니다.(특히 출원에서 등록까지 장기간이 소요되는 국가의 경우)
- 지정국으로부터 거절통보가 없는 한, 대리인을 통하거나 별도의 절차를 밟을 필요가 없습니다.

마드리드 출원의 단점

- 지정국의 수가 적은 경우에는 오히려 비용 면에서 불리할 수 있습니다.
- 무심사주의 국가의 경우에는 오히려 조기 권리화에 방해가 됩니다.
- 현재 미가입국에 출원하고자 하는 경우에는 마드리드 의정서에 의한 국제출원을 이용할 수 없습니다. 국제출원시에는 등록받고자 하는 국가가 가입국인지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 국제등록일로부터 5년간은 국제등록의 효과가 기초출원/기초등록에 종속하므로, 기초출원이 거절/포기되거나 기초등록이 무효/취소 등으로 소멸하게 되면 각 지정국에서 발생한 모든 권리가 자동적으로 소멸되므로 주의하여야 합니다. 다만, 이러한 경우 국제등록부에 취소 등록이 된 날부터 3월 이내에 지정국에 동일표장을 출원하면 '국제등록일'에 출원된 것으로 출원일의 소급효를 인정받을 수 있습니다.

(우 135-814) 서울시 강남구 강남대로 566 비너스빌딩 2-3층 TEL : 02-547-1300    FAX : 02-518-6427, 548-6841 MAIL : pkppat@koreapat.com

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